Bei markenrechtlichen Abmahnungen werden häufig neben den Kosten des abmahnenden Rechtsanwalts auch die Kosten eines hinzugezogenen Patentanwalts geltend gemacht. Begründet wird dies mit § 140 Abs. 3 Markengesetz. Im Ergebnis fallen dann zwei volle Gebühren für einen „Rechtsanwalt“ an, so dass sich die Abmahnkosten nahezu verdoppeln. In einer aktuellen Entscheidung hat sich der BGH mit einem Fall auseinandergesetzt, in dem eine Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz die Abmahnung ausgesprochen hatte und der hinzugezogene Patentanwalt lediglich eine Markenrecherche durchgeführt hat. Mit Urteil vom 10.05.2012 (AZ: I ZR 70/11) hat der Bundesgerichtshof den Teil der Klage, mit welchem die Freistellung von den Patentanwaltskosten gefordert wurde, abgewiesen.
Keine Kostenerstattung für Patentanwalt bei bestimmten Voraussetzungen
Zur Begründung hat der BGH u. a. ausgeführt, dass die für das gerichtliche Verfahren geltenden Bestimmungen des § 140 Abs. 3 Markengesetz hier weder unmittelbar noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden können, da es sich um Bestimmungen für das gerichtliche Verfahren handele.
Als Anspruchsgrundlage für den Freistellungsanspruch wären vielmehr die §§ 677, 683 S. 1, § 670 BGB unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag möglich. Dies sei der Fall, wenn dargelegt und nachgewiesen werden könne, dass die geltend gemachten Kosten zur Rechtsverfolgung erforderlich waren. Wie der Bundesgerichtshof bereits in einem früheren Fall entschieden hat (BGH-Urteil vom 24.02.2011, AZ: I ZR 181/09 – Kosten des Patentanwalts II) bedarf es grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.
Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zusätzlich auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. Der Grundsatz, dass die Mitwirkung eines Patentanwalts regelmäßig als erforderlich anzusehen ist, wenn er Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören, ist nicht dahin zu verstehen, dass die Mitwirkung eines Patentanwalts immer schon dann als erforderlich anzusehen ist, wenn er solche Aufgaben übernommen hat. Zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage. Im entschiedenen Fall war die Prozessbevollmächtigte der Klägerin Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz. Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz muss über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und ist regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung eine Markenrecherche durchzuführen (vgl. BGH – Kosten des Patentanwalts II). Im entschiedenen Fall wies die gebotene Recherche keine Besonderheiten auf, weshalb es keinen Zweifeln unterlag, dass die mit der Abmahnung beauftragte Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz selbst in der Lage gewesen wäre, die Markenrecherche durchzuführen.